条条大路通罗马——如何证明自己不是一个“坏孩子”?

2018-01-18
朱雪敏
华进知识产权  ————————————————

从2017年第2期商评委《法务通讯》,可以看出原告(商标申请人)在以“误认”为争议焦点的案件中的胜诉率大幅提升,由2015年的2%提高到了2016年的4.2%。此数据说明了商评委与法院对《商标法》第十条第一款(七)项的理解与适用的分歧依然存在,短时间内还有加大的趋势。

 

究其原因,是因为商评委对“误认”的认定比较严格,而法院对其认定相对保守一些,如此则给商标的诉讼途径留下了争取空间。而法院的裁判结果也会对商评委的审理工作起到促进作用,也就是说商评委也会对法院的审理标准逐渐靠拢。如此说来,商标驳回复审的可争取空间也在加大。

 

看到如此利好消息,是不是特别激动捏?

 

 

 

 

回到“误认”的话题,吃瓜群众不禁要问,什么是“误认”,遇到“误认”又该怎么办。不急,且听小编慢慢道来。

 

 

一、按捺住激动的心情,补充点小知识

 

 

 

1、什么是误认?

 

《商标法》第十条第一款(七)项规定,“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”的标志不得作为商标使用。也就是说商标标志本身带有欺骗性,并且容易使公众发生错误认识的情形即为误认。

 

2、什么原因可能导致误认?

 

热身阶段,先来个思维导图,一睹为快!

 

 

 

 

唔,有点感觉了,小编可以继续……

 

 

二、擦亮眼睛识别“坑”

 

 

 

1、名义不一致是硬伤

 

诉争商标“ ”可以理解为“林肯汽车公司”,然而申请人为“福特汽车公司”,名义明显不一致,在商标评审阶段自然被否了。

 

2、不得不警惕的语言多义性

 

诉争商标“ ”可以理解为“长白山第一道”等含义,作为商标使用在“药酒”等商品上,易使相关公众对商品的内容、质量等特点产生误认,在商标评审阶段被否。好委屈…

 

3、当商标与商品功能直接挂钩

 

诉争商标“”是“北京华素制药股份有限公司”注册使用并具有很高知名度的商标,因商标申请人前期主打治疗口腔疾病的药品,以致“华素片”三字直接与治疗口腔疾病的功能相对应。而后申请人在其他类别商品上申请注册“华素片”商标,则可能会发生功能误认问题。吃瓜群众就不理解了,怎么太出名也是错?

 

4、当商标也爱“国”

 

诉争商标“”是“泸州老窖股份有限公司”申请注册的商标,因含有“国”字,易使消费者对指定商品的品质产生误认,在商标评审阶段被否。

 

5、不小心和专业术语撞车

 

诉争商标“”在商标评审阶段,商评委以含有“肽”字(某有机化合物名称),容易导致原料误认被驳回注册。吃瓜群众还是不理解,这么明显的“太帅”二字难道没被看到?

 

6、只想夸张地卖个萌

 

诉争商标“”在商标评审阶段,商评委以“ForeverClean”译为“永远干净”,容易导误认,在商标评审阶段被否。

 

7、商标本身没问题并非OK

 

诉争商标“”是“广州医药集团有限公司”申请注册的商标,一方面申请人的“王老吉”商标极具知名度,同时“怕上火喝王老吉”也是公众耳熟能详的广告语,也即商标本身是无可挑剔的。但是商标指定使用在“豆类饮料”等不具有“降火、防上火”功能的商品上,容易导致误认,在商标评审阶段被否。

 

8、走出“误认”,掉进“缺显”

 

诉争商标“”,直接表示“防上火、去火”功能,其指定商品虽然含有此功能,不会导致误认,但是还得面对“缺显”的考验。啊,什么鬼?

……

 

“误认”坑多,你中招了几个?

 

 

三、有坑莫慌,法院在先判例在此

 

 

 

 

N多锦囊妙计等你来发现!

 

1、名义不一致,证据来补救

 

申请人与诉争商标所描述的主体名义不一致,但是彼此存在特定关系(如母子公司、股东关系、活动承办关系等),申请人可以提供确切有效的证据来证明彼此存在特定关系,诉争商标的使用不会导致误认。如诉争商标“”是“奥氏资本管理有限合伙”申请注册的商标,因名义不一致,可能导致来源误认,申请人提供了其与诉争商标所描述主体之间存在特殊关系的证据,从而解决了名义不一致问题,在诉讼阶段得到法院认可。

 

2、品质误认,理当先

 

(1)夸张性描述,有理也不怕

 

“夸张”并非“夸大”,虽然都有言过其实的意思,但是前者是为了增强表达的趣味而使用,本身不具有欺骗性,不会导致误认,后者指出于不良动机而故意言过其实,具有欺骗性。如诉争商标“”,其虽然含有“ForeverClean”英文,指定使用在“地毯”等商品上,消费者根据常识并不会认为地毯等商品会永远干净,因此不会导致消费者的功能误认,在诉讼阶段得到法院支持。

 

(2)含“国”字

 

诉争商标为“国+指定商品/服务”结构,可能导致消费者认为其指定商品是得到国家认可的品质高端、质量可靠的商品,从而导致品质误认。但是,如果诉争商标是对申请人已注册并具有很高知名商标的延伸,商标的信誉得以延续,则其虽然含“国”字,也不会导致品质误认。如诉争商标“”对申请人在先驰名商标“国窖”的延伸注册,商标的信誉得以延续,不会导致品质误认,在诉讼阶段得到法院支持。

 

3、功能误认,合理避坑、小心陷阱

 

(1)范畴不同,没有误认可能性

 

诉争商标指定商品/服务的功能与商标所描述的功能根本不存在任何交集,也即功能的范畴明显不同,消费者根据常识根本不会发生错误认识的,不能认定为误认。如“”是公众耳熟能详的治理常见口腔疾病药物的品牌名称,商标申请人申请在非口腔用品上申请注册诉争商标“”,消费者根据常识并不会发生功能误认。

 

(2)指定商品确有商标所描述的功能,不会导致误认

 

如果诉争指定商品确实具有商标所描述的功能,则不会导致误认。如诉争商标“”,其构成文字可以理解为“妇女用品,洁净功能”,由于该商标指定商品确实为女性用品,且具有洁净功能,因此诉争商标在诉讼阶段得到法院的支持。

 

(3)诉争商标除了“误认”还有“缺显”风险的,提供使用证据补足商标的显著性

 

诉争指定商品确实具有商标所描述的功能,不会导致误认,但因此具有“缺显”风险的,有必要提供商标的使用证据以补足其显著性。如诉争商标“”,其指定商品确实具有“防上火、去火”功能,在诉讼阶段法院不认为其可能导致误认,但具有“缺显”问题,因此建议商评委在重新审理时加以考虑,那么此时该商标的知名度证据以及实际使用证据就成为了重要考虑因素。

 

4、原料误认,遇到专业术语可以不买账

 

诉争商标虽然含有原料名称,但其属于物理、化学等专业领域的专业术语,普通消费者不能清晰理解其含义的,不被认为构成误认。如诉争商标“”,其含有“肽”字(某有机化合物名称),然而该字作为化学领域专业词汇,以相关公众的一般认知能力,并不能清晰认知“肽”的含义,不会导致原料误认,因此在诉讼阶段得到法院的支持。

 

5、其他特点误认,商标本身来下手

 

(1)语言多义性,趋利避害之

 

由于语言的多义性,诉争商标的构成文字刚好含有可能导致“误认”的含义,则需要谨慎对待,可以结合商标的实际使用情况进行趋利避害处理。

 

如诉争商标“”,其构成文字“头道”可以理解为“第一道”,使用于指定商品上,可能会导致消费者对商品的质量、品质等特点误认,在商标评审阶段被否。但是,“头道”词汇本身具有多种含义,如“第一道”、“头道沟”、“头道镇”等,结合指定商品,可以被理解为“第一道”工艺或工序,不会导致误认,在商标申请人的继续争取之下,诉争商标在诉讼阶段得到了法院的支持。

 

(2)诉争商标作为一个整体,拒绝断章取义

 

如果机械拆分理解,诉争商标的部分构成元素可能会导致误认,但是该元素与商标其他部分构成一个不可分割的整体,商标整体看待并不会导致误认,商标申请人可以据此据理力争。

 

如诉争商标“”,其构成文字“NANO”意为“纳米技术”,使用在“过滤机”等商品上,容易使相关公众对商品的原料等内容产生误认,在评审阶段被否。商标申请人在诉讼阶段以商标为“NANOSTONE WATER”英文构成的整体,不宜拆分理解,不会导致原料误认,在申请人的据理力争之下,诉争商标最终得到法院的支持。

 

(3)诉争商标为外文商标,结合相关公众的一般认知能力是关键

 

中国公众以汉语作为母语,对外语的认知能力普遍不高,特别是除了英语之外的外语更是陌生,因此对于外文商标,很有必要结合中国公众的一般认知能力进行争取。

 

如诉争商标“AIRLIQUIDE”,其构成文字译为“液化气、液化气体”,使用在“工业用固态气体”等商品上,容易导致消费者对商品的形态产生误认,在商标评审阶段被否。进入诉讼阶段,法院认为我国外语教育以英语为主,大多数公众对法语单词“LIQUIDE”并不熟悉,以我国相关公众的一般认知能力无法达到通晓该单词含义的程度,不会导致误认,因此判定商标申请人胜诉。

……

 

知识点这么多,还这么专业,记不住怎么破(ಥ_ಥ)

 

莫着急——

 

 

四、小编懂你的,大白话给你总结一下

 

 

 

 

商标局说我的商标有欺骗性,忽悠人,怎么办啊:

 

1、你先看看我的商标:

 

①我这商标看着有点夸张,但没有忽悠人的成分,这是小学语文里教的夸张的修辞手法啊

 

②你看看我这商标,这么多文字,这么多设计,为什么非要揪着那一两个字说我忽悠人呢

 

③消费者不懂六国语言,英语没有过专业八级,没考过托福雅思,哪里懂这么多专业词汇

 

2、你再看看这些商品:

 

商标确实是这么个意思,但是商品没有这么个意思啊。苹果手机难道会有人以为用苹果做的吗?本来就是八竿子打不着的两样东西,谁都不会想歪的啦

 

3、你最后再看看这些证据:

 

①不要说这个跟我企业名字不一样啊,你看看我旗下的子公司/研究所/学院/分支机构……就是这一家 ,名字跟商标是对的上号的!

 

②我这个产品啊,它就是有这个功能,有这个原料,有这个特征,不信你看看这个证据

 

别急,我知道你想说它缺乏显著性,你再看看这堆证据,我这叫“经过使用取得显著性”。

 

归根结底,商标案件的审理本身就带有很强主观性,商评委与法院作为互相独立的审理机关,虽然彼此的审理标准在逐渐趋同,但也难以避免分歧的存在。

 

所以各位埋头苦干的创业青年们和成功企业家们,起个好名字不容易啊!为了让自己的孩子不成为别人的孩子,一定要穷尽各种救济途径!人生休说苦痛,须知千山你独行!