销售行为是否须导致发明公开才会阻却可专利性?美国联邦巡回上诉法院最新判决

2017-06-30
陈滢
同济知识产权与竞争法中  ————————————————

根据中国专利法,如果在专利申请日前一个产品的销售导致了申请中的技术发明已经公开,那么,那么该发明就不再具有新颖性,这与美国专利法的销售阻却可专利性条款类似。

但是,美国专利法的销售阻却可专利性条款有其特殊之处:在2011年《美国发明法案》(简称AIA)对《美国专利法》进行全面修订之前,

第一,专利申请日前一年内的销售不发生阻却可专利性的效果,也就是说,如果一个在先发明,即使有人在其申请专利前的一年内因公开销售专利产品而导致技术公开,也不会导致其新颖性的丧失­——这个新颖性丧失的例外(宽限期)情形在中国专利法(也在很多国家)中不存在。

第二,在申请日前一年(所谓关键日)之前的公开销售必然产生阻却可专利性的法律效果,即便公开销售并不导致技术的公开。这样,在市场中销售的产品如果长期采用技术秘密的保护方法,即使这种销售并未导致技术公开(比如可口可乐配方),也无法再享有专利保护。

本文讨论的是: 美国专利法在2011年修改后,如何界定“销售”的行为? 是否必须以导致技术公开的销售行为才满足销售阻却可专利性条款的要求?

一、AIA颁布前《美国专利法》的销售阻却可专利性条款包括“秘密销售”

销售阻却可专利性条款规定在《美国专利法》第102b款,该条款指出:如果某一发明早于专利申请提交的一年前就已经公开使用或销售(on sale),那么该发明获得的专利权就是无效的。


 

2011年颁布的《美国发明法案》(简称AIA)对《美国专利法》进行了全面修订。该法案修改了第102条,该款被改为:如果某一发明早于专利申请提交的一年前就已经公开使用、销售(on sale或以其他方式为公众得知,那么该发明获得的专利权就是无效的。

 

AIA未颁布之前,非公开的,比如秘密的销售行为或销售要约行为可以触发销售阻却可专利性条款。也就是说,即使该销售或销售要约行为并未导致相关技术为公众得知,只要该行为发生在专利申请提交的一年前,就可能触发销售阻却可专利性条款。美国专利商标局(USPTO)在专利审查程序手册(MPEP)第2133.03条就明确表示:可能存在一种非公开的,比如秘密的销售或销售要约行为触发销售阻却可专利性条款。[1]

2011年颁布的AIA在销售阻却条款之后增加了或以其他方式为公众的得知,这是否意味着必须以导致技术公开的销售行为才满足销售阻却可专利性条款的要求?

二、AIA颁布后,USPTO认为只有导致技术为公众得知的销售才符合销售阻却可专利性条款的要求

2011年颁布的AIA由于增加了“或以其他方式为公众的得知”这一短语就带来一个问题:是否秘密销售或秘密销售要约不再符合销售阻却可专利性条款?是否必须以导致技术公开的销售行为才满足销售阻却可专利性条款的要求?

USPTOMPEP2152.02d)条中表明了其立场,“AIA102a)(1)条与《美国专利法》第102b)条中的销售一词的含义是相同的,[2]但是AIA涉及的销售行为必须导致发明为公众得知。[3]也就是说,USPTO认为只有导致技术公开的销售或销售要约行为才可以触发销售阻却可专利性条款。如果发明的细节没有向公众公开,则公开销售该发明不符合现有技术的要求这一假设。[4]

三、联邦巡回上诉法院在Helsinn中表明其与USPTO不同的立场

HelsinnTeva[5]

该诉讼涉及Helsinn拥有的四项专利,这四项专利明确了帕洛诺司琼的具体剂量规格,从而使得帕洛诺司琼静脉制剂能更加有效地降低化疗引起的恶心和呕吐等症状或者降低这些症状出现的可能性。其中三个上述专利受《美国专利法》第102条的规制,而另外一个在AIA生效后才提交专利申请,因而受AIA102条控制。200146日,HelsinnMGI这一制药公司达成了许可协议以及供应与采购协议,其中价格条款以及具体剂量规格信息等发明细节并没有予以公开。2011年,Helsinn主张Teva的仿制药简化申请(ANDA)构成对上述专利的侵权。而Teva辩称:根据销售阻却可专利性条款的规定,Helsinn所主张的专利权是无效的。

新泽西州的地方法院认为AIA所要求的公开销售或公开作出销售要约行为是指必须向公众公开发明的细节。虽然Helsinn公开了与MGI达成的销售协议以及交易的实质内容,但对于药物专利的具体剂量规格等发明细节并没有向公众公开。因此,Helsinn的相关行为并不符合AIA的要求,即没有触发销售阻却可专利性条款。

但联邦巡回上诉法院强调:AIA并没有修改本案所涉及情形下的“销售”的法定内涵。AIA颁布以后,只要销售行为是公开进行的,那么该项发明的细节不需要在销售中向公众公开就会触发销售阻却可销售性条款因此,联邦巡回上诉法院的解释与USTPO对该条款的先前意见形成了对比。此判决可能意味着美国专利商标局(USPTO)将需要修正其惯例。

但值得注意的是,在Helsinn案的判决中中,联邦巡回上诉法院并没有就完全的秘密销售或销售要约(即销售或销售的存在与发明的细节均没有公开的情形)是否符合AIA102条的规定作出说明。


[1] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-2100.pdf

[2]法院会审查某一所谓的销售行为是否符合UCC2-106条规定的销售的“一般性标志”。根据MedCo案的判决来看,这些标志包括:(1)是否以一定价格转移专利产品的所有权;(2)专利权人是否不再保留对专利产品的控制权;(3)第三方是否可以销售产品本身;(4)相关的交易成本是否完全反映了产品的市场价值。

[3] MPEP 2152.02d):The phrase “on sale” in AIA 35 U.S.C. 102(a)(1) is treated as havingthe same meaning as “on sale” in pre-AIA 35 U.S.C. 102(b), except that the salemust make the invention available to the public.

[4] http://www.managingip.com/Article/3714113/Managing-Patents-Archive/Federal-Circuit-issues-important-Helsinn-on-sale-bar-ruling.html

[5]参见http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/14-1469.Opinion.7-7-2016.1.PDF以及http://www.managingip.com/Article/3714113/Managing-Patents-Archive/Federal-Circuit-issues-important-Helsinn-on-sale-bar-ruling.html